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Die Gesuchsteller mySwissChocolate AG und ihr Geschäftsführer Sven Beichler aus Wermatswil betreiben eine Internetplattform, auf der die Besucher Schokolade und Pralinés nach den eigenen Wünschen kreieren (Basis, Geschmacksrichtung, Zutaten) und bestellen können. Das Unternehmen ist seit dem 25. Oktober 2010 im Handelsregister eingetragen und verfügt seit dem 9. Februar 2010 über eine Wort-Bild-Marke mit dem Logo und Schriftzug von mySwissChocolate.ch, gegen die allerdings ein Widerspruch vor Bundesverwaltungsgericht hängig ist: Camille Bloch hatte den Widerruf der Marke verlangt, was vom Institut für Geistiges Eigentum abgelehnt wurde. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Gesuchsteller das Kreuz in ihrem Logo unerlaubterweise in weiss auf rotem Grund wiedergeben.

Die Gesuchsgegnerin chocri GmbH aus Berlin betreibt eine beinahe identische Internetplattform für individuelle Schokolade und Pralinen. Sie behauptet, Ihr Angebot habe als Erstes bestanden und die Gesuchsteller würden sie imitieren. Zwar scheint sie tatsächlich schon länger im Schokoladengeschäft tätig zu sein, aber die Idee, Kunden ein Produkt selbst zusammenstellen zu lassen, haben weder die eine noch die andere Partei erfunden. Ausserdem ist dieser Punkt für das vorliegende Verfahren nicht von Bedeutung. Jedenfalls hat die Gesuchsgegnerin mit verschiedenen Methoden systematisch versucht, den Geschäftsgang der Gesuchsteller zu behindern. So hat sie zuerst (vergeblich) versucht, myswisschocolate als deutsche Marke eintragen zu lassen. Dann hat sie die Domainnamen myswisschoclate.com, my-swiss-chocolate.com, myswisschoclate.de und my-swiss-chocolate.de registriert und auf ihre eigene Webseite umgeleitet. Schliesslich hat sie auch die Namen von Unternehmen, die von den Gesuchstellern übernommen wurden, als Schweizer Internetadressen registriert. Zwischenzeitlich wurden die Domainnamen auf inaktiv gesetzt und/oder eine vordergründig harmlose Webseite – ein Blog über Schweizer Schokolade – aufgeschaltet.

Die Domainnamen myswisschoclate.ch und my-swiss-chocolate.ch wurden am 9. November 2010 registriert, also nach der Eintragung der Marke und des Unternehmens der Gesuchsteller.

In einem separaten WIPO-Verfahren hatte der Gesuchsteller Sven Beichler von der Gesuchsgegnerin die Ãœbertragung des Domainnamens myswisschoclate.com verlangt, den diese einen Tag vor den Schweizer Domainnamen des vorliegenden Verfahrens registriert hatte. Obwohl die Gesuchsgegnerin hier keine Antwort eingereicht und nicht mitgewirkt hatte, hatte der holländische Experte das Gesuch schlussendlich abgelehnt. Er kam zum Schluss, Sven Beichler hätte ihm wichtige Informationen vorenthalten. Daneben habe er nicht ausreichend dargelegt, wieso bei der Bildmarke 1) die Bildelemente zu vernachlässigen seien, 2) my swiss chocolate .ch der dominante Bestandteil sei und 3) dabei das „.ch“ ebenfalls zu ignorieren sei. Ausserdem sei der Onlineshop der Gesuchsgegnerin mindestens zwei Jahre länger aufgeschaltet als derjenige der Gesuchsteller – als ob dies rechtfertigen würde, die Markenrechte eines anderen zu verletzen und sich unlauter zu verhalten.

In einem früheren WIPO-Verfahren hatte Sven Beichler die Übertragung des Domainnamens myswisschocolate.com von einer Koreanerin verlangt und war damit erfolgreich, obwohl die damalige Halterin beteuert hatte, bereits über einen Geschäftsplan zum Vertrieb von Schweizer Schokolade zu verfügen. Ihre Forderung, das Verfahren sei in Koreanisch durchzuführen, da dies die Vertragssprache sei und sie nur schlechte Englischkenntnisse habe, wurde vom Experten aus Kosten- und Effizienzgründen abgelehnt – einem Amerikaner koreanischer Herkunft.

Erwägungen und Entscheid

Die Gesuchsteller machen die Verletzung ihres Markenrechts, ihres Namensrecht und des Wettbewerbsrechts geltend.

Die Gesuchsgegnerin verweist auf den WIPO-Entscheid zu myswisschoclate.com, in dem die WIPO festgestellt habe, dass eine Bildmarke nicht ausreiche, um die Domainnamen übertragen zu lassen. Daran habe sich nichts geändert. Ausserdem habe sie weder Zeit noch Lust, sich im Verfahren weiter zu äussern. Ihr Verhalten sei ausserdem nicht bösgläubig, da sie als weltweit erste Firma individualisierte Schokolade im Internet verkauft habe und die Gesuchsteller ihre Idee nachahmen.

Der Experte Daniel Kraus hält zunächst fest, dass die Gesuchsteller über eine Schweizer Marke verfügen. Bei kombinierten Word-Bild-Marken muss immer von Fall zu Fall entschieden werden, ob der Wort- oder der Bildbestandteil dominierend oder ausschlaggebend ist. Der Gesamteindruck ist massgebend. Vorliegend sei der Schriftzug dominant, gerade auch „im mündlichen Geschäftsverkehr“. Trotzdem ist der Wortbestandteil rein beschreibend und nicht freihaltebedürftig, womit die Registrierung und Verwendung der Domainnamen durch die Gesuchsgegnerin keine Markenverletzung darstellen. Der Experte kann nicht beurteilen, ob sich das Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt hat und deshalb nachträglich Kennzeichenkraft erlangt hat.

Aber: Die Gesuchstellerinnen verfügen über auch über ein Namensrecht an ihrem Unternehmensnamen. Hier besteht eine klare Verwechslungsgefahr zwischen den Domainnamen und der Firma. Im Gegensatz dazu verfügt die Gesuchsgegnerin über keine (bessere) Berechtigung an den Domainnamen.

Daneben ist das Vorgehen der Gesuchsgegnerin unlauter. Ihr war schon vor der Registrierung der Domainnamen bekannt, dass in der Schweiz ein Unternehmen unter diesem Namen Schokolade anbietet. Sie hatte die Domainnamen gezielt registriert und genutzt, um ungerechtfertigte Vorteile zu erreichen.

Schliesslich hält der Experte fest, dass die Gesuchsgegnerin nicht belegt hat, dass sie in der Schweiz produzierte Schokolade anbietet oder anbieten kann. Daraus resultiert eine weitere Verwechslungsgefahr betreffend die Herkunft der Produkte.

Zusammenfassend gibt der Experte dem Gesuch statt und beschliesst die Ãœbertragung der Domainnamen auf der Basis des Namens- und Lauterkeitsrechts.

Bemerkungen

Tatsächlich handelt es sich bei der Marke der Gesuchsteller um eine schwache Marke, die sich aus beschreibenden Elementen und Sachbegriffen des allgemeinen Sprachgebrauchs zusammensetzt. Genau deswegen verfügen die Gesuchsteller auch nicht über eine reine Wortmarke: Das Institut für Geistiges Eigentum hätte eine solche schlicht abgelehnt und nicht eingetragen – oder zumindest nicht für Waren- und Dienstleistungsklassen rund um Schokolade. Daher mussten die Gesuchsteller grafische Elemente hinzufügen, um ein genügend individuelles Zeichen zu erreichen.

Das Konzept, die Kunden ein Produkt nach ihren Wünschen zusammenstellen zu lassen, ist nicht neu. Weder die Gesuchsteller noch die Gesuchsgegnerin hat dieses erfunden. Am meisten Werbung wurde Mitte der 2000-er Jahre wohl für individuell zusammengestellte Frühstücksflocken bzw. Müesli gemacht. Dass gute Ideen und Produkte nachgeahmt oder teilweise sogar recht dreist kopiert werden, ist leider eine Tatsache. So kopiert die Migros beispielsweise regelmässig Markenprodukte inklusive deren Erscheinungsbild. Ob die Konkurrenz dabei eine rechtlich bedenkliche Ähnlichkeit erreicht, ist allenfalls durch ein staatliches Gericht zu beurteilen. Weder im einen noch im andern Fall ist es aber erlaubt, deswegen ein anderes Unternehmen mit solchen Mitteln in seinem wirtschaftlichen Fortkommen zu behindern.

Fraglich ist auch, ob die beiden Parteien tatsächlich in einem direkten Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Schweizer werden ihre Schokolade wohl kaum in Deutschland bestellen und umgekehrt, schon wegen den höheren Versandkosten. Gute Schokolade gibt es auf beiden Seiten der Grenze, und genügend Platz für zwei Schoggi-Anbieter eigentlich auch.

WIPO-Verfahren Nr. DCH2012-0032, Entscheid vom 28. Januar 2013

Kurzlink hierher: www.domainnamenblog.ch/wipo/my-swiss-chocolate.ch

Verfasst in der Kategorie: WIPO Schiedsgerichtsentscheide von Thomas Schneider am 19. Februar 2013
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